시공특허법률사무소

  

  지식재산권의 출원인ㆍ권리자의 권리 보호 등을 위하여, 2022년 4월 20일자로 지식재산권법(특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법)의 일부개정 법률이 시행되었습니다. 그 내용에 대해 소개해드립니다.

1. 특허/실용신안법 개정 내용

(1) 분리출원 제도 도입

 특허법 제52조의2(분리출원)가 신설되어 출원인은 특허/실용신안 거절결정에 대한 불복심판청구가 기각(패소)되더라도, 심결 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허/실용신안 출원의 일부를 새로운 출원으로 분리할 수 있게 되었습니다. 이러한 분리출원 제도는 2022년 4월 20일 이후에 거절결정 불복심판이 청구된 특허/실용신안 출원부터 적용 가능합니다.

 개정 전에는 일부 청구항만 거절결정되어 이에 대한 불복심판이 진행되어 기각된 경우에 특허 가능한 나머지 청구항도 등록을 받을 수 없었으나, 개정법에 의하면 거절불복 심판이 기각되더라도 일부 특허 가능한 청구항은 분리하여 출원할 수 있게 되었습니다. 이에 따라, 출원인이 거절결정에 대한 불복심판 청구 전에 심판 기각에 대비해 무분별하게 분할출원을 할 필요가 없게 되었으며, 출원인의 특허받을 기회가 보다 확대될 수 있을 것으로 기대됩니다.

분리출원의 청구범위에는 아래 1) 내지 4)호 중의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다는 점을 유의해야 하며, 이에 위배된 분리출원인 경우 제52조의2 제1항의 거절이유가 통지됩니다.

  1) 심판청구의 대상이 되는 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항

  2) 거절된 청구항에서 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항

  3) 1호 또는 2호에 따른 청구항을 한정, 삭제, 감축, 오기 정정, 기재를 명확하게 한 경우

  4) 1호 내지 3호에 따른 청구항에서 최초 명세서/도면에서 벗어난 부분을 삭제한 경우

 한편, 원출원이 우선권주장을 한 경우, 분리출원 시에 별도로 우선권주장을 하지 않더라도 우선권을 주장한 것으로 보아 우선권 주장의 기초 출원일을 기준으로 심사를 받을 수 있습니다. 그러나, 분리출원을 기초로 다시 새로운 분리출원을 하거나 분할출원 또는 실용신안으로 변경출원을 하는 것은 허용되지 않습니다.

(2) 분할출원 우선권주장 서류 제출 생략

 분할의 기초가 된 특허/실용신안 출원이 우선권(국내우선권 또는 조약우선권)을 주장한 특허/실용신안 출원인 경우, 출원인의 편의를 도모하기 위해 분할출원시 우선권 주장을 하지 않더라도 분할출원에 대해 우선권 주장의 효력이 인정되며, 이는 2022년 4월 20일 이후 출원한 분할출원부터 적용됩니다. 한편, 출원인은 원하는 경우 최우선일부터 1년 4개월이 지나기 전까지 또는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 분할출원의 우선권 주장을 취하하는 것도 가능합니다.

(3) 국내우선권주장을 위한 선출원 대상 확대

선출원이 특허결정 또는 실용신안등록 결정된 경우에도, 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1년 이내에 선출원을 기초로 국내우선권 주장 출원을 할 수 있도록 선출원 대상이 확대되었습니다.

 기존에는 선출원이 빠르게 특허결정된 경우 이를 기초로 개량 발명을 추가한 국내우선권 주장 출원이 불가하였으나, 개정법에 의하면 특허결정 후라도 설정등록 전이라면 이를 기초로 우선권주장 출원을 할 수 있게 되었으며, 특허결정 등본을 송달받은 날이 2022년 4월 20일 이후인 선출원을 기초로 우선권주장 출원을 하는 경우에 적용됩니다.

 

2. 지식재산권(특허, 실용신안, 상표, 디자인) 공통 개정 내용

(1) 재심사/심판 청구 기간 3개월로 연장

 거절결정등본을 송달받은 후 재심사 청구나 거절 불복심판을 청구하거나 분할출원 또는 변경출원할 수 있는 기한이 30일에서 3개월로 연장되었으며, 또한, 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간에도 재심사 청구를 할 수 있도록 개정되었습니다.

 이에 따라 심판 청구 후 청구 이유를 보정하는 등의 불필요한 행정 처리를 최소화하는 한편, 출원인이 충분한 기간을 가지고 거절결정에 대응할 수 있게 되었습니다. 이는 거절결정 또는 특허결정의 등본을 송달받은 날이 2022년 4월 20일 이후인 출원부터 적용됩니다.

(2) 출원인ㆍ권리자 권리구제 요건 완화

 출원인ㆍ권리자의 권리구제를 확대하기 위하여 출원 또는 권리의 회복요건이 합리적인 기준으로 완화되었으며, 이에 따라 반드시 전쟁이나 천재지변과 같은 ‘책임질 수 없는 사유’가 없더라도, 출원인ㆍ권리자가 ‘정당한 사유’(예를 들어, 지병으로 인한 병원 입원, 특허고객상담센터의 잘못된 안내 등)만 있다면, 정당한 사유가 소멸된 날로부터 2개월 이내에 출원 또는 권리를 회복할 수 있게 되었습니다. 이는 2022년 4월 20일 이후에 정당한 사유로 기간을 지키지 못하게 된 경우 뿐 아니라, 정당한 사유가 소멸한 날부터 2개월이 지나지 않은 경우에도 적용 가능합니다.

(3) 공유물 분할청구에 따른 통상실시권

 공유물 분할청구로 공유 특허권(또는 실용신안권, 디자인권, 상표권)이 타인에게 이전되더라도 실시중인 타 공유 권리자(분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자)에게 유상의 통상실시권(또는 통상사용권)을 부여하여 실시사업을 계속할 수 있도록 함으로써 공유 권리자를 보호하도록 하였습니다. 이는 2022년 4월 20일 이후에 공유 특허권 등의 분할을 청구한 경우부터 적용됩니다.